Diritto Industriale | Le procedure di registrazione del marchio

Negli scorsi numeri abbiamo preso in considerazione le varie tipologie di marchio e le caratteristiche che questi deve avere per essere registrabile, non abbiamo però avuto modo di occuparci delle modalità concrete per l’ottenimento della registrazione.
Sebbene la procedura di registrazione consti nel compimento di un iter amministrativo di una certa complessità in relazione al quale è opportuno rivolgersi ad appositi uffici, riteniamo nondimeno che sia utile conoscere le fasi principali di tale procedimento anche in relazione alle pluralità di scelte che l’imprenditore potrebbe essere chiamato ad effettuare all’interno di questo percorso.
Quali sono gli organi a cui bisogna rivolgersi per ottenere la registrazione del marchio? Che contenuto deve avere la domanda? La richiesta deve essere fatta in ogni Stato nel quale si vuole tutelare il prodotto?
Si tratta di interrogativi a cui potremo rispondere solo in parte, posto che, come per il brevetto, esistono anche per il marchio diversi percorsi tra loro coesistenti per ottenere la registrazione.
In ogni caso un fatto è certo: la procedura per ottenere la registrazione del marchio è un iter burocratico di notevole complessità nel quale è opportuno e consigliabile farsi assistere da esperti.
In primo luogo è opportuno conoscere con precisione le proprie esigenze imprenditoriali e scegliere i mercati nei quali si vuole proteggere il proprio marchio.
Sebbene ogni singolo ordinamento preveda infatti una propria procedura interna, può essere conveniente, laddove si desideri ottenere la registrazione di un marchio in una pluralità di mercati, optare per procedure internazionali che consentano di ottenere la registrazione in più ordinamenti con la presentazione di una sola domanda. Se tale possibilità non esistesse l’imprenditore sarebbe costretto a  depositare (con una moltiplicazione dei costi e con notevole perdita di tempo) una domanda per ogni stato nel quale desidera ottenere la registrazione del marchio.
Per evitare il verificarsi di tali problemi, accanto alle singole procedure nazionali, sono presenti numerose convenzioni internazionali e accordi di cooperazione che consentono all’interessato di depositare una sola domanda per la registrazione del marchio in una molteplicità di Paesi.
Tra queste procedure si distinguono per importanza quelle previste dalla normativa comunitaria (Marchio comunitario) e dall’accordo di Madrid (Marchio internazionale).

La Procedura nazionale
Il codice della proprietà industriale prevede che il diritto alla registrazione del marchio d’impresa faccia capo a chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo.
Solo con la registrazione si ha l’attribuzione al suo titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione del marchio stesso. Gli effetti della registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda e durano dieci anni (è fatta salva la facoltà di rinnovo della registrazione).
La domanda di registrazione deve essere presentata all’Ufficio italiano brevetti e marchi, istituito presso le Camere di commercio, industria e artigianato.
La domanda deve contenere:
a) i dati identificativi del titolare del marchio;
b) i dati identificativi del suo eventuale mandatario;
c) se si tratta di marchio figurativo, l’esemplare del marchio stesso accompagnato dalla descrizione verbale e dall’eventuale rivendicazione dei colori. Nel caso di marchio verbale è sufficiente la semplice denominazione;
- Per quanto riguarda i marchi collettivi è inoltre necessaria la presentazione del regolamento concernente l’uso dello stesso.

Una volta completata la domanda di registrazione del marchio secondo le modalità ed i requisiti di cui sopra e depositata presso gli uffici competenti, l’UIBM ne valuta innanzi tutto la regolarità formale.
In caso di irregolarità od omissioni la domanda viene dichiarata irricevibile, con provvedimento impugnabile entro 30 giorni dalla comunicazione davanti alla Commissione dei Ricorsi.
Laddove i requisiti formali fossero stati rispettati, l’UIBM prosegue in un’indagine di tipo sostanziale, per accertare la presenza dei requisiti stabiliti dalla legge (liceità; originalità; veridicità; che non si sia in presenza di stemmi o segni proibiti dalle Convenzioni Internazionali ecc…)
Nel caso di esito negativo dell’esame, l’UIBM deve darne immediata comunicazione al titolare, fissando un termine, prorogabile al massimo di altri sei mesi, entro il quale l’interessato deve fornire una risposta.
Qualora le posizioni delle parti non dovessero cambiare alla scadenza di tale termine, il richiedente ha la facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei Ricorsi entro 30 giorni dalla comunicazione definitiva. Il parere della Commissione, che viene espresso in una sentenza motivata, è vincolante per l’UIBM, che dovrà adeguarsi al suo contenuto. In mancanza di ottemperanza è possibile presentare ricorso al Consiglio di Stato.
Qualora, invece, la Commissione dei Ricorsi respingesse il ricorso, è possibile impugnare tale decisione presso la Corte di Cassazione che, nel caso concordi con l’impugnativa, indicherà i principi ai quali dovrà attenersi la Commissione nel riesame del ricorso.
Qualora viceversa la domanda di registrazione soddisfacesse tutti i requisiti formali e sostanziali, l’UIBM provvederà a rilasciare un attestato di registrazione, contrassegnato con un numero progressivo.

Il Marchio Comunitario
La normativa comunitaria ha introdotto la possibilità di ottenere la protezione di un segno distintivo in tutti i paesi dell’Unione Europea mediante il deposito di un’unica domanda (c.d. Marchio Comunitario). La competenza a ricevere la domanda e a rilasciare la relativa concessione fa capo all’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI)  con sede ad Alicante.

Il Marchio internazionale
Un altra fonte normativa internazionale di notevole importanza è l’Accordo di Madrid che ha introdotto una procedura di registrazione internazionale dei marchi. In base a tale accordo è possibile depositare un’unica domanda presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI)  per ottenere la protezione del marchio nei Paesi aderenti a tale Accordo. Il marchio internazionale si basa su una domanda di marchio nazionale. Prima di procedere al deposito della domanda di marchio internazionale occorrerà dunque essere titolari di una domanda di marchio italiano.