Diritto Industriale | Il marchio di fatto

Abbiamo visto nel numero scorso come la registrazione del marchio sia un momento di notevole importanza nella protezione di questo e come la pianificazione di tale attività debba essere fatta in stretta correlazione ai mercati all'interno dei quali si desidera - o si prevede si vorrà in futuro - utilizzare tale segno distintivo. Nonostante la registrazione del marchio sia dunque un momento fondamentale di una corretta e prudente strategia imprenditoriale, non bisogna però credere che la registrazione sia necessaria per l'esistenza di tale segno distintivo. I fatti costitutivi del diritto di marchio sono infatti due. Accanto alla registrazione vi è anche l'uso. All'interno dell'ordinamento giuridico vigente, non esistendo infatti l'obbligo di procedere alla registrazione di un marchio, l'imprenditore ha la facoltà di non registrare il proprio segno distintivo, dando in tal modo origine a quello che viene comunemente definito "marchio di fatto". L'uso, che è dunque fatto costitutivo del marchio non registrato, si verifica con la semplice apposizione del segno sui prodotti e/o servizi di un certo imprenditore, circolanti nel territorio dello Stato, oppure con una sua utilizzazione in una campagna pubblicitaria, le cui dimensioni facciano presupporre una prossima commercializzazione del prodotto e/o servizio. Il valore del marchio di fatto e la possibilità di una sua tutela sono strettamente legati alla sua notorietà presso il pubblico come segno distintivo ed all'ambito territoriale in cui lo stesso è conosciuto. La disciplina normativa tende infatti a difendere l'effettivo preuso di un marchio con forza e grado diversi a seconda dell'estensione dell'area di diffusione del marchio In tale prospettiva diventa dunque rilevante individuare l'ambito territoriale di diffusione del marchio e distinguere fra marchi a rilevanza puramente locale e marchi a rilevanza non locale. Se la notorietà è solo locale, il titolare del marchio di fatto non può evitare che terzi usino o registrino validamente un marchio identico o confondibile; lo stesso titolare in tal caso ha solo il diritto di proseguirne l'uso entro i limiti territoriali e merceologici in cui lo utilizzava prima della registrazione altrui. Se invece il marchio di fatto ha assunto una notorietà a livello nazionale, il titolare può ottenere la nullità del marchio identico o simile successivamente registrato da terzi per prodotti e/o servizi identici e/o affini, per mancanza in capo a questi del requisito della novità. Già da quanto detto, risulta evidente che la protezione dei marchi di fatto è molto più problematica e limitata rispetto a quella dei marchi registrati. Mentre, infatti, la registrazione di un marchio impedisce a chiunque altro di utilizzarlo (almeno che questo fosse in precedenza già utilizzato), la mancata registrazione, invece, lascia sussistere in capo al suo titolare il rischio di dover tollerare che altro imprenditore registri ed utilizzi lo stesso marchio. Si noti che spesso il marchio è molto più conosciuto dell'impresa stessa che lo possiede e il rischio di controversie per il possesso di marchi potenzialmente "forti" non ancora registrati è tutt'altro che remoto. In secondo luogo, è sicuramente più difficile difendere l'esclusiva dei marchi di fatto. L'elemento di debolezza di tale genere di marchi, è dovuto alle difficoltà di ordine probatorio che spesso si manifestano allorquando si renda necessario dimostrare l'uso che se ne è fatto o attribuire una data certa all'origine del suo preuso e dimostrare la notorietà che ne è conseguita presso il pubblico di riferimento. Così mentre nel caso di registrazione si ha la presunzione che il marchio sia valido e abbia il requisito della novità, in caso di marchio di fatto i singoli requisiti di validità del segno dovranno essere di volta in volta dimostrati e l'onere probatorio in caso di conflitto tra un marchio registrato e un marchio di fatto graverà sul titolare di quest'ultimo. In relazione al marchio di fatto dunque non vale la presunzione di validità prevista per il marchio registrato. Al contrario, incomberà su chi ne invoca la tutela l'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto, vale a dire l'uso attuale del marchio, l'estensione merceologica e territoriale di quest'uso e la notorietà che ne sia conseguita. Infine lo stesso valore del marchio di fatto a parità di conoscenza e diffusione è inferiore a quello che lo stesso marchio avrebbe se lo stesso fosse registrato. Il valore economico di un bene immateriale non viene infatti valutato solo in base alla sua conoscenza sul mercato, ma assume altresì rilevanza la maggiore o minore facilità con cui il segno distintivo può essere tutelato. Anche per quanto riguarda le possibili operazioni di sfruttamento commerciale (cessione, licenza, ecc.) il marchio di fatto è molto meno "appetibile" di un marchio registrato. Alla luce di quanto detto appare dunque evidente come sia sempre consigliabile procedere alla registrazione del marchio conferendo in tal modo allo stesso una protezione ben maggiore rispetto a quella di cui gode laddove questo sia solamente usato in fatto. Se dunque il marchio è appena stato ideato e non è ancora stato utilizzato è opportuno procedere alla registrazione prima di un suo sfruttamento sul mercato. Nel caso invece il marchio sia utilizzato di fatto, la registrazione rimane sempre la strada migliore per mantenerne l'esclusiva ed in tal senso è normativamente prevista la possibilità di richiederla ed ottenerla anche per marchi in uso già da tempo.