Diritto Industriale | Le vicende del marchio: decadenza e nullità

Abbiamo visto nel numero di settembre 2006 quali siano le procedure per la registrazione di un marchio. Il titolare del marchio deve però sapere che il marchio, sebbene sia stato registrato, potrebbe essere oggetto di una serie di "eventi" che potrebbero privarlo della sua "efficacia". Tecnicamente si parla di decadenza oppure di nullità del marchio. DECADENZA DEL MARCHIO: I casi di decadenza previsti dalla legge sono essenzialmente tre. - 1) Innanzi tutto il marchio decade per volgarizzazione; si ha volgarizzazione quando un marchio, per il fatto dell'attività o inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto oppure abbia perso la propria capacità distintiva. In questo caso il marchio non identifica più un dato prodotto proveniente da un dato produttore bensì identifica semplicemente un prodotto merceologico a prescindere dalla sua fonte di provenienza. E' quello che è successo, ad esempio, per alcuni marchi quali nylon, cellophane, biro: tali termini hanno finito per identificare un tipo di prodotto piuttosto che l'imprenditore che lo produceva. Il fenomeno della volgarizzazione e della decadenza per tale motivo è ipotesi alquanto rara contro la quale l'imprenditore può fare ben poco, in quanto trattasi di un comportamento generalizzato dei consumatori contro il quale eventuali azioni di contraffazione potrebbero solo limitarne gli effetti. - 2) Il marchio decade anche quando lo stesso diventi illecito successivamente alla sua registrazione (se fosse illecito sin dal momento della registrazione esso sarebbe nullo). Le ipotesi d'illiceità del marchio sono previste dalla legge. Non possono infatti costituire oggetto di registrazione come marchio: - i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume (ad esempio immagini volgari oppure la svastica nazista); - i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti (sono dunque illeciti quei marchi che fanno insorgere nel consumatore un'aspettativa che essi non soddisfano o che possano trarlo in inganno; il marchio non è però ingannevole se esso comunica una "concetto" palesemente non vero a cui nessuno crederà. (sono stati ritenuti ingannevoli, ad esempio, il marchio New England per abbigliamento prodotto in Italia o il marchio burro Dolomiti per un burro prodotto a Roma); - i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi (non è possibile, ad esempio, adottare come marchio un'opera pittorica altrui, in quanto tutelata secondo le norme del diritto d'autore). - 3) Infine, il marchio decade nel caso di non uso. Il marchio deve infatti essere oggetto di uso effettivo da parte del titolare per i servizi per i quali è stato registrato; in particolare la legge impone che entro 5 anni dalla registrazione il titolare del marchio debba usarlo e che l'uso non debba essere sospeso per un periodo (ininterrotto) di 5 anni (è fatto salvo, però, il caso in cui il mancato uso sia giustificato da un motivo legittimo). Si tratta di un'ipotesi che può verificarsi facilmente: il titolare del marchio, pertanto, se ritiene che lo stesso abbia un "valore", dovrà fare in modo che tale ipotesi non si verifichi. E' da precisare che l'uso deve essere effettivo: comporta quindi decadenza l'uso meramente simbolico o sporadico o per quantitativi di prodotti irrisori; inoltre l'uso del marchio deve essere conforme alla registrazione (cioè per la relativa classe merceologica) in quanto un uso difforme farebbe nascere un marchio di fatto, ma farebbe morire il marchio registrato. Se un imprenditore non utilizza il marchio originario come registrato, bensì una forma modificata dello stesso che non ne alteri il carattere distintivo, ciò non determina decadenza. Vi è poi un'altra eccezione che riguarda i c.d. marchi difensivi (cioè marchi simili a quelli che vengono effettivamente utilizzati dall'imprenditore e che vengono registrati non per essere usati, ma solo per rafforzare la tutela del marchio effettivamente utilizzato –si tratta di un espediente molto utilizzato per evitare che altri registrino questi marchi che sarebbero simili a quello principale). I marchi difensivi non vengono ovviamente utilizzati dall'imprenditore e quindi dovrebbero decadere per non uso, ma ciò non accade in quanto la legge stessa stabilisce che non si avrà decadenza se è stato utilizzato il marchio principale. - IPOTESI DI NULLITA' Anche le ipotesi di nullità del marchio sono espressamente previste dalla legge. La principale ipotesi di nullità si verifica quando il marchio è privo dei requisiti previsti, diciamo così, per la sua stessa esistenza: novità, liceità, verità e capacità distintiva (requisiti di cui abbiamo già parlato nel numero di giugno 2006). Abbiamo dunque visto quali siano i motivi di decadenza o nullità di un marchio. E' opportuno però sottolineare che tali motivi non operano automaticamente, bensì l'esistenza degli stessi devono essere oggetto di accertamento giudiziario. Ciò significa, ad esempio, che un marchio non utilizzato per 5 anni non decade automaticamente, ma occorre che un dato soggetto (ad esempio perché intenzionato ad utilizzare quel marchio) lo impugni e chieda all'autorità giudiziaria che esso sia dichiarato decaduto per non uso, fornendo anche le prove di ciò che sostiene (l'onere di provare la nullità o la decadenza di un marchio registrato incombe infatti su chi lo impugna; se tale prova non verrà fornita, il titolare del marchio continuerà ad essere tale). E' infine da sottolineare che la decadenza o la nullità possono anche essere parziali: in tal caso la nullità o la decadenza riguarderà solo un parte dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato mentre rimarrà valido per gli altri prodotti.