Diritto Industriale | La circolazione del marchio

Il marchio, essendo un vero è proprio bene, come un qualsiasi altro bene, può essere oggetto di trasferimento da un soggetto ad un altro. Nel presente numero ci occuperemo pertanto delle modalità di trasferimento del marchio. Contrariamente a quanto accadeva sotto la precedente normativa, la circolazione del marchio è ora libera ed è del tutto svincolata dal fatto che col marchio sia ceduta anche l'azienda o un ramo della stessa (in precedenza, infatti, il titolare del marchio non poteva cedere lo stesso disgiuntamente dall'azienda alla quale lo stesso si riferiva). Ciò è un ulteriore dimostrazione del fatto che il marchio è ormai da considerare come un bene autonomo. I principali contratti attraverso i quali è possibile trasferire il marchio sono il contratto di licenza e quello di cessione. - contratto di licenza: Col contratto di licenza il titolare del marchio (il concedente) autorizza un terzo soggetto (il licenziatario) ad utilizzare il proprio marchio. In caso di licenza, la titolarità (cioè la proprietà) del marchio rimane del concedente, il licenziatario potrà solo utilizzarlo, ma non ne diviene il proprietario. Ai sensi dell'art. 23 del Codice della proprietà industriale, il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti (o servizi) per i quali è stato registrato. Ad esempio, un imprenditore che è titolare di un marchio "X" registrato nella classe 25 ("articoli d'abbigliamento, scarpe, cappelleria") potrà trasferire ad un altro imprenditore il marchio "X" limitatamente alle sole scarpe ed utilizzare detto marchio per i rimanenti prodotti della categoria (capi d'abbigliamento e cappelleria). Il marchio può essere oggetto di licenza esclusiva o non esclusiva: nel primo caso, il licenziatario sarà l'unico soggetto a poter utilizzare il marchio, nel secondo caso, vi saranno più soggetti ai quali il titolare del marchio ha concesso la possibilità di utilizzarlo. La licenza può poi riguardare tutto il territorio nazionale oppure una parte di esso: in tal caso vi saranno più licenziatari con una competenza -diciamo così- territoriale. In caso di trasferimento non esclusivo o limitato ad una sola parte del territorio, il citato art. 23 prevede espressamente che il licenziatario deve obbligarsi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari. La norma vuole dunque imporre che qualora più soggetti utilizzino su licenza un dato marchio, questi commercializzino prodotti che abbiano qualità e caratteristiche identiche a quei prodotti commercializzati dal titolare del marchio o da altro licenziatario (caratteristiche grazie alle quali un dato marchio ed il prodotto collegato allo stesso si sono affermati sul mercato). L'art. 23 prevede inoltre che se il licenziatario non rispetta le disposizioni del contratto di licenza (fra cui quelle relative alla natura e qualità dei prodotti per i quali la licenza è stata concessa), il titolare del marchio potrà far valere nei confronti di questi il proprio diritto all'uso esclusivo del marchio. Ciò significa che il titolare del marchio potrà agire contro il licenziatario che non rispetta il contratto di licenza come se questi fosse un contraffattore del marchio e quindi potrà ottenere dal Tribunale l'inibitoria all'uso dello stesso, il risarcimento dei danni ed in generale tutti quei provvedimenti, anche cautelari, che l'ordinamento mette a disposizione del titolare del marchio nei confronti dei contraffattori. L'art. 23 stabilisce poi un principio fondamentale a tutela dei consumatori: dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve in ogni caso derivare inganno in quei caratteri dei prodotti (o servizi) che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico. Insomma: il trasferimento del marchio deve garantire che il prodotto al quale il marchio si abbina abbia quelle qualità e caratteristiche grazie alle quali quel prodotto si è affermato o è noto sul mercato. - contratto di cessione: A differenza di quanto avviene col contratto di licenza, col contratto di cessione il titolare del marchio trasferisce ad un terzo soggetto (il cessionario) la titolarità (cioè la proprietà) del marchio. Il marchio viene dunque trasferito, in via esclusiva e definitiva, al cessionario che ne diverrà il nuovo ed unico titolare/proprietario. Anche in caso di cessione, il trasferimento può avvenire per la totalità o un parte dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato. Licenza e cessione di un marchio sono generalmente a titolo oneroso (il licenziatario o il cessionario pagheranno cioè un "prezzo" al titolare del marchio), ma non è da escludere che una licenza o cessione possa avvenire a titolo gratuito (ciò potrà accadere, ad esempio, nel caso di trasferimento di un marchio all'interno di un gruppo aziendale da una società capogruppo ad una consociata). - altre ipotesi di trasferimento: Un'ipotesi alquanto ricorrente di trasferimento di marchio è il caso del suo conferimento in società (rammentiamo che il marchio rientra nella categoria delle immobilizzazioni immateriali e va iscritto in bilancio). Potrebbe ad esempio accadere che una società nasca dal conferimento di denaro da parte di un socio e di un marchio da parte di un altro. Il marchio può poi trasferirsi per causa di morte: ciò accade nel caso in cui il titolare del marchio sia una persona fisica; alla sua morte il marchio diverrà dei suoi eredi (legittimi o testamentari che siano). Su di un marchio può poi essere costituito un diritto di usufrutto così come il marchio può essere dato in pegno a garanzia di un credito (ad esempio di un finanziamento ottenuto dal suo titolare). I citati contratti o atti di trasferimento sono soggetti a registrazione tramite nota di trascrizione: essi cioè devono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale trascrizione non è necessaria per la validità del contratto di trasferimento dei diritti concernenti i marchi; essa ha solo sono una funzione di pubblicità dichiarativa e cioè quella di rendere legalmente note le annotazioni inserite nel registro dei marchi. Infine, pare opportuno segnalare che il marchio, proprio perché assimilabile a qualsiasi altro bene, può essere sottoposto ad esecuzione forzata (sequestro e/o pignoramento). Ad esempio se il titolare del marchio non paga un proprio debito nei confronti di un creditore, questi potrà pignorare il marchio, il quale verrà poi venduto all'asta, e l'acquirente del marchio ne diverrà l'unico legittimato ad utilizzarlo.