Diritto Industriale | Uso di marchi noti nei sistemi di posizionamento a pagamento: la decisione della Corte di Giustizia Europea.

Nel mese di settembre 2011 la Corte di Giustizia Europea ha emesso un’interessante sentenza in materia di utilizzo di parole chiavi rappresentante da marchi che godono di notorietà da parte di un inserzionista nei servizi “pay-per-click” offerti dei motori di ricerca (causa C-323/09).
La sentenza è stata oggetto di attenzione da parte dei mass media, a volte  enfatizzandone la portata.
Cerchiamo quindi di fare un po’ di chiarezza tentando di essere il più possibile chiari e quindi comprensibili anche a coloro che non hanno dimestichezza con internet (utilizzeremo a tal fine la sentenza in commento scaricabile sul sito www.eur-lex.europa.eu).
Quando un utente di internet effettua una ricerca a partire da una o più parole sul motore di ricerca Google, quest’ultimo mostra i siti che meglio paiono corrispondere a tali parole. Si tratta dei risultati cosiddetti “naturali” della ricerca.
Google, come altri motori di ricerca, offre però un ulteriore servizio di posizionamento a pagamento (denominato AdWords) col quale un operatore economico (inserzionista), mediante la scelta di una o più parole chiave, può far apparire un link promozionale al proprio sito, qualora tale parola o tali parole coincidano con quella o quelle digitate dall’utente di internet. Tale link promozionale è visualizzato nella sezione “link sponsorizzati”.
Questo servizio non è gratuito; infatti l’inserzionista è tenuto a pagare un corrispettivo per il servizio di posizionamento per ogni selezione (“click”) del link sponsorizzato. Tale corrispettivo è calcolato in funzione del “prezzo massimo per click” che l’inserzionista ha convenuto di pagare con Google al momento della conclusione del contratto (da qui il nome “pay-per-click”).
Più inserzionisti possono riservarsi la stessa parola chiave; l’ordine in cui verranno visualizzati il link al proprio sito, sarà in direttamente proporzionale al “prezzo massimo per click”.
Chiarito come funziona questo sistema di posizionamento, possiamo affrontare l’oggetto della causa esaminata dalla Corte di Giustizia Europea.
La controversia è stata iniziata dalla Interflora Inc., società statunitense, che gestisce una rete di consegna di fiori in tutto il modo.
Com’è noto, la rete di Interflora è formata da fiorai presso i quali i clienti possono effettuare ordinazioni e quindi fare in modo che quel “mazzo di fiori” acquistato presso un fioraio sia recapitato ad altro soggetto che può trovarsi anche all’altro capo del mondo; Interflora dispone inoltre di un sito web attraverso il quale è possibile effettuare ordinazioni via internet che vengono evase dal membro della rete Interflora più vicino al luogo di consegna dei fiori..
Interflora è anche un marchio registrato ed un marchio avente grande notorietà nell’Unione Europea.
Interflora aveva chiamato in giudizio la M&S, uno dei maggiori rivenditori al dettaglio del Regno Unito; tale società fornisce anche un’ampia gamma di prodotti e servizi attraverso la propria rete di negozi e tramite il proprio sito internet; uno dei servizi offerti consiste nella vendita e nella consegna di fiori a domicilio.
Nell’ambito del servizio di posizionamento AdWords, la M&S aveva scelto, quale parola chiave, il termine Interflora nonché altre parole contenenti errori marginali quali Interflora Flowers, Interflora delivery, Interflora.com, Interflora co uk.
Ne conseguiva che, allorché un utente di internet digitava sul motore di ricerca  Google la parola Interflora (o le altre sue varianti di cui sopra), fra i link sponsorizzati compariva il sito della M&S ed il relativo annuncio pubblicitario “M&S Florwers Online – Magnifici fiori e piante fresche. Per una consegna il giorno successivo, ordinare entro le ore 17,00”.
Constatati tali fatti, Interflora conveniva in giudizio avanti il competente Tribunale inglese la M&S lamentando la violazione dei propri diritti di marchio.
La questione finiva quindi avanti la Corte di Giustizia Europea in quanto il Tribunale sollevava una serie di questioni pregiudiziali.
Decidendo la controversia, la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto che l’uso di un marchio altrui da parte di un’inserzionista utilizzatore di servizi “pay-per-click” sia illecito nel caso in cui l’annuncio non consente (o consente soltanto difficilmente) all’utente di internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere sei i prodotti o i servizi a cui l’annuncio si riferisce provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo oppure, al contrario, da un terzo.
Infatti, secondo la Corte, in una situazione del genere –caratterizzata anche dal fatto che l’annuncio appare subito dopo l’inserimento del marchio quale termine di ricerca ed è mostrato in un momento in cui il marchio è ancora indicato sullo schermo- l’utente di internet può confondersi sull’origine dei prodotti o servizi in questione.
In conclusione, qualora l’annuncio del terzo adombri l’esistenza di un collegamento economico tra tale terzo e il titolare del marchio, sussiste una violazione del marchio (in particolare della sua funzione di indicazione d’origine).
La Corte di Giustizia non ha dunque ritenuto che l’uso di un inserzionista di un marchio altrui quale parola chiave sia comunque e sempre illecita.
La Corte ha infatti ritenuto che tale prassi sia illecita solo qualora vi sia un pericolo di confusione ovverosia quando l’utente di internet normalmente informato e ragionevolmente attento non è in grado di sapere se i prodotti o i servizi  a cui si riferisce il link sponsorizzato provengano dal titolare del marchio o da un impresa diversa.
La Corte ha infatti ritenuto che sussiste la violazione del marchio Interflora nel caso in cui dovesse risultare (è questo accertamento spetterà al Tribunale inglese) che la pubblicità di M&S, mostrata a seguito dell’utilizzo della parola chiave Interflora tramite AdWords, rischi di far credere erroneamente agli utenti di internet che il servizio di consegna di fiori proposto dalla M&S sia parte della rete commerciale di Interflora, o comunque non sia possibile comprendere se M&S sia terzo rispetto al titolare del marchio o invece economicamente collegato a detto titolare.
La Corte di Giustizia ha poi affermato che il titolare di un marchio che gode di notorietà ha il diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicità a partire da una parola chiave corrispondente a tale marchio che il concorrente, senza il consenso del titolare del marchio, ha scelto nell’ambito di un servizio di posizionamento su internet, qualora detto concorrente tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio (parassitismo) oppure qualora tale pubblicità arrechi pregiudizio a detto carattere distintivo (diluizione) o alla sua  notorietà (corrosione).
Un annuncio pubblicitario a partire da una parola chiave siffatta arreca pregiudizio al carattere distintivo del marchio ove contribuisca a trasformare la natura di tale marchio in un termine generico.
Deve poi segnalarsi come anche la giurisprudenza italiana abbia avuto occasione di occuparsi di un fatto simile a quello sopra menzionato (ad esempio con la sentenza dell’11.3.2009 del Tribunale di Milano) ove la condotta dell’inserzionista era stata ritenuta illecita, non solo per violazione del marchio, ma anche sotto il profilo della concorrenza sleale (art. 2598 c.c.) in quanto la condotta dell’inserzionista era stata ritenuta confusoria, appropriativi di pregi altrui, professionalmente scorretta ed idonea a danneggiare l’impresa altrui. (Articolo pubblicato su MAC – Rima Editrice nel mese di novembre 2011)