Diritto Industriale | I requisiti di validità dei marchi

Abbiamo visto nello scorso articolo quali siano le varie tipologie di marchio. Occorre ora esaminare i soggetti che sono legittimati alla registrazione del marchio e i requisiti che quest’ultimo deve avere per essere valido.
In relazione a quest’ultimo aspetto tenteremo di non essere troppo tecnici. Nondimeno abbiamo ritenuto di dover dedicare uno spazio a tali tematiche in quanto ben spesso l’ideazioni del marchio dell’impresa viene effettuata direttamente dallo stesso imprenditore. Si pensi ad esempio a colui che, in procinto di avviare una nuova attività imprenditoriale, si mette a pensare a quale potrebbe essere il nome della sua nascente impresa o quale potrebbe essere il simbolo o la denominazione per individuare le future produzioni. E’ opportuno che costoro, dopo uno tale sforzo inventivo e di fantasia, non vengano frustati nell’apprendere al momento della registrazione che il marchio da loro ideato non è validamente registrabile. In parole povere si tratta dunque di dare una breve idea dei criteri che devono essere rispettati per la creazione di un valido marchio.

Titolarità
Può ottenere la registrazione del marchio d’impresa chi utilizzi il marchio, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.
Dalla definizione appena data appare dunque evidente che la registrazione del marchio è svincolata sia dalla qualifica di imprenditore sia dall’attualità dell’esercizio dell’impresa.

REQUISITI DI VALIDITÀ
Il codice della proprietà industriale (art. 12, 13, 14) individua tra i requisiti che devono sussistere per la validità del marchio la novità, la liceità, la verità e la capacità distintiva.

Novità
Il codice della proprietà industriale stabilisce che non possono essere oggetto di registrazione del marchio le diciture, denominazioni e rappresentazioni grafiche o di forma già note all’interno del mercato per prodotti o servizi identici o affini.
Nel caso in cui tale principio non venga rispettato e non sia presente il carattere della novità il marchio sarà nullo.
Non è dunque possibile la registrazione di un marchio la cui denominazione o rappresentazione grafica o di forma sia già nota all’interno del mercato per prodotti o servizi identici o affini.
Tale previsione ha però un’eccezione: è infatti possibili la convalida di un marchio adottato in mancanza del requisito della novità laddove questo venga usato per cinque anni con la tolleranza del titolare del marchio anteriore attraverso un comportamento omissivo o di acquiescenza di quest’ultimo. In tale eventualità, il vizio della mancanza di novità viene a sanarsi con la conseguenza che viene meno la possibilità di esperire con successo la relativa azione di nullità del marchio da parte di colui che già precedentemente utilizzava il marchio.

Liceità
Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume, oppure costituiti da stemmi o segni protetti da convenzioni internazionali.
Tale requisito deve sussistere non solo al momento della nascita del marchio, ma anche in quello successivo. L’eventuale sopravvenuto contrasto del marchio con la legge, l’ordine pubblico e il buon costume implica infatti la decadenza dello stesso.

Verità
Il codice della proprietà industriale prevede che non possono costituire oggetto di valida registrazione i segni distintivi idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi.
Tale previsione, volta ad escludere l’uso del marchio come segno ingannevole, discende dalla funzione propria del marchio e dalla sua stretta relazione con i prodotti.
Con tale requisito s’intende evitare la registrazione di quelle parole, figure o segni contenenti indicazioni non veritiere sull’origine o sulla qualità dei prodotti o merci, o comunque atti a trarre in inganno nella scelta di questi ultimi.

Capacità distintiva
Si tratta, insieme come quello della novità, del requisito più importante (e sicuramente di quello la cui applicazione è maggiormente difficoltosa) che il marchio deve avere. Il segno, per poter essere oggetto di registrazione come marchio d’impresa, deve essere idoneo a distinguere i prodotti o i servizi. In buona sostanza, il marchio, oltre che non confondibile con altri segni distintivi preesistenti, deve possedere una certa capacità distintiva.
In tal senso non possono costituire oggetto di marchio:
- i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
- i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono.
In buona sostanza il marchio, oltre a non dover essere confondibile con altri segni distintivi anteriori, deve possedere anche una certa capacità distintiva propria; il marchio non deve quindi consistere in una parola, figura o segno di uso generale, in una denominazione generica o in un’indicazione meramente descrittiva. Non saranno dunque oggetto di un valido marchio quei vocaboli che consistono nel nome generico di un determinato tipo di prodotto (si pensi ad esempio alla parola “aranciata”).
In relazione al minore o maggiore grado di capacità distintiva del marchio si suole fondare la distinzione tra marchio forte e marchio debole
In sostanza ciascun marchio può essere dotato di una maggiore (marchio forte) o minore (marchio debole) capacità distintiva, a seconda dell'originalità della propria composizione grafico-letterale.
I cosiddetti marchi espressivi, ovvero quei segni il cui contenuto risulta molto vicino, per esempio, ad una qualità del prodotto contraddistinto sono stati qualificati come marchi deboli.
In posizione opposta ai marchi deboli si trovano i cosiddetti marchi forti, nei quali cioè l’originalità del segno è particolarmente visibile.
Tale distinzione non ha valore unicamente teorico, ma comporta una diversa tutela, che consiste in una protezione più ampia concessa al segno distintivo forte contro contraffazioni o riproduzioni anche notevoli (si pensi ad esempio ad un marchio riprodotto con alcune varianti) e viceversa ad una difesa più ristretta di quello debole, che preclude in pratica solo la riproduzione integrale del marchio.
La caratteristica della graduabilità del requisito della capacità distintiva ha una duplice valenza: da una parte, infatti, tale graduabilità ha effetto al momento della registrazione del marchio con la possibilità che potrebbe aversi un rifiuto della concessione della registrazione di un marchio laddove questo sia ritenuto privo di una sufficiente capacità distintiva.
Dall’altra parte, invece, essa comporta che le valutazioni dell’esistenza o meno della capacità distintiva possano essere condotte in un momento successivo alla registrazione, attenendo specificatamente alle condizioni distintive del segno anche in tempi successivi alla sua affermazione.
Si pensi ad esempio alla cosiddetta "volgarizzazione" del marchio, ovverosia alla situazione in cui un marchio in un primo tempo, perfettamente idoneo a contraddistinguere il prodotto, divenga successivamente, a causa di mutamenti della realtà commerciale, inidoneo ad esplicare adeguatamente la sua funzione descrittiva, in quanto l’espressione che lo compone è divenuta denominazione generica del prodotto (si pensi ad esempio al “cellophane” che inizialmente era un marchio indicante un prodotto ben preciso realizzato da una precisa società e che, successivamente, nell’uso del linguaggio comune è diventato il termine con il quale si suole indicare il prodotto stesso).